by Aneta Żuradzka

Bez kategorii3 listopada 20200 comments

Nowy wyrok TSUE – znaki towarowe w branży automotive

Szanowni Państwo

Prawo własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla branży automotive. Nakłady na R&D oraz na uzyskanie i ochronę praw własności intelektualnej rosną z roku na rok. Przedstawiciele branży z zaciekawieniem śledzą wszelkie nowiny z zakresu IP, mogące się przyczynić do lepszego zarządzania własnością intelektualną w sektorze motoryzacyjnym.

Tym razem przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE była kwestia, czy charakter odróżniający oznaczenia, o którego rejestrację jako znaku towarowego dla usługi wystąpiono, a które ma być stosowane do określonych towarów, należy oceniać z uwzględnieniem tego, co jest zwyczajowo przyjęte w danym sektorze.

Stan faktyczny

W listopadzie 2016 r. Aktiebolaget Östgötatrafiken złożyła w Szwedzkim urzędzie patentowym trzy zgłoszenia znaków towarowych w zakresie różnych usług świadczonych za pomocą pojazdów i usług transportu. Do tych trzech zgłoszeń załączony był następujący opis: „Malowanie pojazdów w kolorach: czerwonym, białym i pomarańczowym w przedstawiony sposób”. Wnioski te nie dotyczyły samego kształtu pojazdów ani pokrywających je pól w kolorach czarnym lub szarym.

W 2017 r. Szwedzki Urząd Patentowy odrzucił zgłoszenia, wskazując, że przedmiotowe oznaczenia miały jedynie charakter dekoracyjny i że nie mogły być postrzegane jako oznaczenia właściwe, mogące odróżnić usługi objęte tymi zgłoszeniami, a zatem były pozbawione charakteru odróżniającego.

Aktiebolaget podważyła tę decyzję przed szwedzkim sądem ds. własności intelektualnej i ds. gospodarczych. Sąd ten oddalił skargę, z uwagi na brak możliwości stwierdzenia, że kolory i kształt oznaczeń znacznie odbiegają od sposobu, w jaki inne przedsiębiorstwa ozdabiają swoje pojazdy.

Pytanie prejudycjalne

Aktiebolaget wniosła apelację od tego wyroku do szwedzkiego sądu apelacyjnego ds. własności intelektualnej i ds. gospodarczych, który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1)      Czy art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy [2015/2436] należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zgłaszania do rejestracji znaku towarowego określającego usługi, gdy zgłoszenie odnosi się do oznaczenia umieszczonego w określonym położeniu, obejmującego duże części powierzchni przedmiotów wykorzystywanych do świadczenia usług, wymaga on dokonania oceny, czy znak nie jest niezależny od wyglądu tych przedmiotów?

2)      W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy dla uznania, że znak towarowy ma odróżniający charakter, konieczne jest, by odbiegał znacząco od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki?”.

Odpowiedź na pytania

TSUE zauważył, że jeśli zgłoszenie znaku towarowego dotyczy oznaczenia przeznaczonego do wyłącznego i systematycznego umieszczania w określony sposób na dużej części towarów używanych do świadczenia usług, charakteru odróżniającego tego oznaczenia nie można oceniać w sposób niezależny od postrzegania przez właściwy krąg odbiorców umieszczenia tego oznaczenia na tych towarach. Nawet jeśli zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego nie obejmuje towarów używanych do świadczenia usług, właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał kolorowe motywy składające się na dane oznaczenie jako stosowane do towarów, które służą wyłącznie jako ich nośnik.

Konieczne jest zatem ustalenie czy kombinacje kolorów obejmujące systematyczny układ, takie jak wskazane we wnioskach o rejestrację, mogą nadać rozpatrywanym oznaczeniom samoistny charakter odróżniający. Warunek ten będzie spełniony jeśli okaże się, że kombinacje kolorów, umieszczone na pojazdach transportowych skarżącej w postępowaniu głównym, umożliwiają przeciętnemu konsumentowi odróżnienie usług transportowych świadczonych przez to przedsiębiorstwo od usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa bez ryzyka pomyłki.

Trybunał podkreślił, ze w toku dokonywanej analizy nie ma potrzeby badania, czy oznaczenia, o których rejestrację w charakterze znaku towarowego wystąpiono, różnią się znacząco od normy lub zwyczajów danego sektora gospodarki. Kryterium znaczącego odstępstwa od normy lub zwyczajów danego sektora gospodarki stosuje się w sytuacjach, w których oznaczenie składa się z kształtu towaru, dla którego wystąpiono o rejestrację jako znaku towarowego. Znajduje ono również zastosowanie, gdy oznaczenie składa się z przedstawienia układu przestrzeni fizycznej, w której świadczone są usługi będące przedmiotem wniosku o rejestrację w charakterze znaku towarowego

W opisywanej sytuacji, nie jest konieczne uwzględnienie kryterium znaczącej różnicy od normy lub zwyczajów danego sektora gospodarki, ponieważ przedmiotowe oznaczenia składają się z kompozycji kolorów, które są ułożone w regularny sposób i ograniczone przestrzennie. Oznaczenia te nie mogą być mylone z kształtem lub opakowaniem towarów ani nie mają na celu przedstawienia fizycznej przestrzeni, w której świadczone są usługi.

W związku z tym charakter odróżniający przedmiotowych oznaczeń należy oceniać, biorąc pod uwagę sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców, bez konieczności badania, czy oznaczenie to nie odbiega znacznie od normy lub zwyczajów danego sektora gospodarki.

Podsumowanie

Chcąc odróżnić swoją flotę od samochodów innych przedsiębiorców pamiętać należy, że do skutecznego zarejestrowania znaku towarowego niezbędne jest aby oznaczenie było rozpoznawalne dla konsumentów, czyli pozwalałoby im na odróżnienie danej floty od innych. Oznaczenie to nie musi jednak być diametralnie różne od norm i zwyczajów panujących w sektorze automotive.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Zespół KBZ

Źródło: Wyrok TSUE z dnia 8 października 2020 r. w sprawie C‑456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken przeciwko Patent- och registreringsverket